Las Marcas Tridimensionales, ¿por qué es difícil que logren ser registradas?

Las marcas tridimensionales son un tipo de marcas, poco conocidas, usadas y solicitadas a registro por las empresas en nuestro país.

Son tal vez poco solicitadas no solo en Perú sino también en otros países, pues para que lleguen a acceder al registro necesitan pasar por varios filtros antes de tener éxito, y justamente esto hace que los empresarios no tengan incentivos en solicitar este tipo de signos.

Como su nombre lo indica, las marcas tridimensionales están constituidas por formas tridimensionales de los productos, sus envases o envolturas que se distinguen de las de otros competidores en el mercado. Según nuestra legislación, en el artículo 134 inciso f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los signos anteriormente mencionados, es decir la forma de los productos, sus envases o envolturas pueden constituir marca, así como los son las palabras, las imágenes, los sonidos, etc.

En doctrina se toma en cuenta todos esos signos que constituyen marca tridimensional. La definición de Fernández Novoa, es recurrentemente citada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en las resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, según la cual se señala que la marca tridimensional es “aquélla constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos.”[1]

Basándonos en esta definición, un claro ejemplo de marca tridimensional es la del chocolate kisses de Hershey’s. Como se puede apreciar el producto en sí mismo tiene una forma particular, especial y distintiva, es una especie de gota o lágrima de chocolate, una forma que ningún otro producto de este género posee. Esta marca tridimensional se encuentra registrada en diversos países como en México, país donde es difícil obtener el registro de este tipo de signos.

Según nos señala Carlos A. Cornejo Guerrero “en general, la Doctrina y la Jurisprudencia nacional y andina, define la marca tridimensional como aquella marca constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen, que como tal, ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad.”[2]

Como se puede apreciar, estas definiciones mencionan la forma de los productos o sus envases, pero no mencionan a las otras formas que están más allá de estos y que también pueden llegar a ser marcas tridimensionales.

Es por ello que, a decir de Cornejo Guerrero la definición anteriormente citada estaría sesgada, pues no abarca por ejemplo a las formas tridimensionales que distinguen productos, pero que no son la forma de los mismos y tampoco incluye la definición de las formas tridimensionales que distinguen servicios. En ese sentido, el autor plantea una definición más amplia para describir a la marca tridimensional, señalando que es “aquella forma tridimensional que sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distingan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado.”[3]

Un ejemplo de marca tridimensional que distingue un producto, en este caso vehículos, pero que por obvias razones no consiste en la forma del mismo, ni de su envase o envoltura, es la estrella tridimensional de tres puntas de Mercedes Benz.

Con relación a marcas tridimensionales que distinguen servicios, tenemos por ejemplo de una marca registrada en Estados Unidos que consiste en la forma tridimensional de un pulpo sosteniendo varios aparatos de limpieza en sus tentáculos[4], la cual distingue servicios de lavado de automóviles.

 [5]Imagen tomada del sitio web http://functionasamark.com/3dmarkstradedress.html

Ahora bien, las marcas tridimensionales, así como cualquier otro signo distintivo, para que sean registrables deben cumplir con la condición de ser distintivas, tenemos claro que los signos carentes de distintividad no pueden acceder al registro.

Pero además de esta condición, las marcas tridimensionales, a diferencia de las tradicionales, deben cumplir otros requisitos:

• No deben consistir exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases;
• No deben consistir en formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio de que se trate;
• No deben consistir exclusivamente en formas o elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al que se aplican.

Al permitir el registro de marcas consistentes exclusivamente en este tipo de formas se estaría creando una barrera de acceso al mercado para los competidores que deseen hacer uso de estas formas para distinguir sus productos o servicios.

Igualmente, existen prohibiciones relativas para el registro de marcas tridimensionales y es que éstas no deben ser confundibles con otros signos distintivos registrados o solicitados previamente.

Pasaremos a mencionar algunos casos en el Perú en los cuales los signos solicitados fueron rechazados por no cumplir con alguno de los requisitos exigidos por ley.

Por ejemplo, un caso en el cual el signo fue rechazado por carecer de distintividad y por constituir una forma usual de los productos que pretendía distinguir, es el caso de la marca conformada por la siguiente forma tridimensional  solicitada en el 2012 por Crocs, Inc. de Perú, para distinguir “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución N° 5115-2013/CSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado por carecer de aptitud distintiva. Determinó que la forma tridimensional que conforma el signo solicitado no presentaba particularidades que permitan asociarla con un origen empresarial determinado, tampoco presentaba elementos denominativos o figurativos adicionales que pudieran otorgarle distintividad. Ante este rechazo, la empresa Crocs, Inc. apeló manifestando, entre otras cosas, que:

• El signo solicitado presenta características singulares en su configuración que le permiten cumplir su función identificadora con relación a los productos que pretende distinguir.
• La figura tridimensional de calzado, presenta una configuración peculiar, en donde la capellada cubre el empeine de una sola pieza, con una correa sujetadora y sin talón. El contorno del zapato forma una capellada ancha que disminuye ligeramente en su proporción hasta formar la punta del lado interno del calzado.

Por su parte, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, mediante Resolución N° 0192-2014/TPI-INDECOPI[6], confirmó la decisión de primera instancia, indicando que en el mercado de productos de la clase 25, específicamente de calzados, existían formas tridimensionales que se parecen a la incluida en el signo solicitado, es decir, que existían formas de calzado de diversos titulares que son habituales y usuales en el mercado, por lo que al ser esa forma usual no correspondía su registro.

Se resaltó en la decisión que la forma y/o figura de un calzado constituía un signo débil en relación con dichos productos, por lo que se debía permitir la coexistencia de signos que contengan la misma forma y/o figura u otra similar, siempre que posean elementos diferenciadores.

Adicionalmente, la Sala advirtió que la suela en el signo solicitado tenía una forma simple sin detalles característicos, que permitan asociarla con un origen empresarial determinado, en tanto carecía de elementos propios que lo dotaran de una suficiente fuerza distintiva.

De otro lado, tenemos un caso en el cual el signo fue rechazado por carecer de distintividad, pero además por brindar una ventaja funcional o técnica a los productos que pretendía distinguir, es el caso de la marca constituida por la forma tridimensional, según el modelo , solicitada por Chemmer Enterprise Co., Ltd. de Taiwán, para distinguir “adhesivos (pegamentos) destinados a la industria” de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.

Este signo fue rechazado por la Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución N° 2268-2015/CSD-INDECOPI por considerar que el signo solicitado no era capaz para ser el medio por el cual se diferencia los productos que desea distinguir de los demás que se ofrecen en el mercado.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 3112-2016/TPI-INDECOPI confirmó la resolución de primera instancia, indicando lo siguiente:

“Al respecto, el signo solicitado se encuentra conformado por una tapa de aplicador de pegamento que presenta determinadas características, las cuales no son suficientes para que el consumidor pueda identificar un origen empresarial determinado. Asimismo, la figura tridimensional que conforma al signo solicitado cuenta en la parte lateral con bordes sobresalientes (a modo de aletas) que facilitarán la apertura de los productos que pretende distinguir [adhesivos (pegamentos) destinados a la industria], lo cual constituye una característica funcional o técnica de los mismos (….)[7]

De esta manera, la Sala concluye que la forma tridimensional solicitada se encuentra inmersa en las prohibiciones dispuestas en los incisos b) y d) del artículo 135 de la Decisión 486, por tanto no corresponde otorgar su registro. 

Cuando se habla de cumplir la condición de que las formas tridimensionales no deben consistir exclusivamente en formas o elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al que se aplican, lo que se impide es el registro de este tipo de formas tridimensionales como marcas que conllevarían a una protección ilimitada en el tiempo, cuando en realidad podrían ser registradas como patentes de invención o modelos de utilidad, cuya protección es más bien limitada.

Así, podríamos citar más ejemplos de formas tridimensionales que fueron rechazadas a registro como marcas por incurrir en alguna causal de irregistrabilidad.

Como vemos representa una tarea difícil para cualquier solicitante obtener el registro de formas tridimensionales como marcas, pues deben cumplir con los requisitos anteriormente citados, son muchos los casos en los que se deniega el registro de estos signos por carecer de distintividad, pues como hemos comentado deben poseer peculiaridades, tener características particulares que permitan su diferenciación en el mercado.

Tal vez parezca que los examinadores en nuestro país cuentan con criterios estrictos y rechacen de plano los signos solicitados, pero vemos que, en otros países, incluso en los de Europa, tal es el caso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), hay posturas y criterios bastante rígidos sobre el registro de este tipo de signos distintivos.

Autor: Marietta Flores – Especialista en Propiedad Intelectual
Estudio: OMC Abogados & Consultores

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[1] Fernández Novoa. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, 1984.
[2] Cornejo Guerrero, Carlos A. La marca tridimensional.
[3] Cornejo Guerrero, Carlos A. La marca tridimensional.
[4] Marca de servicio registrada en Estados Unidos bajo número de registro 0815187, a favor de UNIVERSITY CAR WASH, INC. Información obtenida de https://www.wipo.int/branddb/en/
[5] Imagen tomada del sitio web http://functionasamark.com/3dmarkstradedress.html
[6] Resolución N° 0192-2014/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 504314-2012/DSD
[7] Resolución N° 3112-2016/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 529019-2013/DSD.