Las marcas sugestivas

Las marcas sugestivas, también llamadas evocativas, son signos que sugieren o evocan de manera indirecta alguna idea acerca de las características o propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, sin llegar a describirlos. Aquí puede mencionarse por ejemplo a la marca “Nescafé” para distinguir el producto café, la marca “Lavadocil” para distinguir lavavajillas o la marca “Cerelac” para distinguir cereales. Y es además el caso de muchas marcas farmacéuticas como por ejemplo las marcas “Dolomax”, “Cardioplus” o “Alercet”, entre otras.

Tanto en doctrina como en jurisprudencia se señala que la marca evocativa es aquella que trae a la memoria o a la mente del consumidor alguna idea de las características del producto o servicio que se pretende distinguir con ella, lo que hace que este tipo de marcas sean consideradas como marcas débiles.

A decir de Jorge Otamendi[1], “las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles”, esta afirmación se basa en que “cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas”. Esto hace a este tipo de marcas débiles, ya que el titular de una marca evocativa tiene que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado reiteradamente que “las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor, para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca, debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable”.[2]

Asimismo, el Tribunal Andino ha precisado que:

“(…), entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”.[3]

Al contrario de los signos evocativos, los signos descriptivos son aquellos que como su mismo nombre lo indica, describen de forma directa las características, propiedades, ingredientes, cualidades, etc. de los productos o servicios que la marca pretende distinguir. 

Así, el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas los signos que: 

“e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacipin, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…)” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000). 

En tal sentido, un signo descriptivo sería la denominación “Salados” para distinguir un tipo de bocaditos salados como las papitas fritas. En este caso, el signo carece de aptitud distintiva porque describe a los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado. 

Un caso en donde se determinó cuando un signo es descriptivo y cuando evocativo es el de la marca ULTRAFLEX solicitada por ARTECOLA PERU S.A. para distinguir “productos químicos destinados a la industria, adhesivos (pegamentos) para la industria” de la clase 01. A esta solicitud se opuso la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. alegando que ella era titular de la marca REFLEX en clase 03 y ULTRASAL en clase 30, que el signo solicitado era un signo descriptivo que carecía de distintividad, que estaba conformado por los términos ULTRA y FLEX de uso común, que ULTRA hacía alusión a “un grado extremo” y FLEX hacía referencia directa a “flexible”, que ULTRAFLEX hacía alusión a “flexibilidad extrema” describiendo de forma directa las cualidades de los productos que se pretendían distinguir. 

La Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución No. 1926-2016/CSD-INDECOPI[4] declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo. Al analizar el signo solicitado, la Comisión indicó que el término ULTRA expresaba “exceso” y el término FLEX evocaba la idea de “flexible”. Además, señaló que la denominación ULTRAFLEX sería percibida como una denominación laudatoria para distinguir adhesivos (pegamentos) para la industria, de la clase 01, dando la idea que dicho producto es más elástico y/o flexible que los demás de la misma naturaleza, por lo que no era posible que recaiga un derecho de exclusiva sobre esta denominación. Así, se determinó que el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición de registro del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.

ARTECOLA PERU S.A. presentó apelación y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolución No. 740-2017/TPI-INDECOPI[5] revocó la Resolución No. 1926-2016/CSD-INDECOPI, determinando que el signo no resultaba descriptivo sino evocativo, por lo tanto, débil para los productos de la clase 01, y devolvió los actuados a la primera instancia para que emita una nueva decisión y evalúe si el signo solicitado vulneraba derechos anteriores de terceros. 

Mediante Resolución No. 1417-2017/CSD-INDECOPI[6], la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. y decidió inscribir el registro de la marca ULTRAFLEX en clase 01, señalando que el signo cumplía con ser distintivo y susceptible de representación gráfica; sin embargo, se señaló que este signo al estar conformado por las partículas ULTRA y FLEX que se encontraban presentes en varias marcas registradas de la clase 01, constituía un signo débil por lo que su titular no podrá oponerse a que se utilicen o registren otras marcas que contengan estos términos, siempre que hayan otros elementos que les otorguen distintividad y se diferencien de otros signos protegidos por terceros.

En conclusión, las marcas evocativas pueden ser registrables, siempre y cuando no lleguen a pasar ese límite entre lo evocativo y lo descriptivo, el cual es difícil de definir, y sean consideradas descriptivas, lo que generaría sin duda su irregistrabilidad por incurrir en causal de prohibición absoluta al ser signos descriptivos. 

Por otro lado, se debe tener presente que, al momento de confrontar los signos evocativos con otros signos, no se toma en cuenta el término o partícula genérica o descriptiva como puede ser “café”, “cardio”, “ultra”, etc., sino el resto de elementos que acompañan el signo, como puede ser un elemento denominativo o figurativo adicional, que le otorguen distintividad al mismo. 

Autor: Marietta Flores

[1] Otamendi, J. (2003). Derecho de Marcas. Buenos Aires: LexisNexis – Abeledo-Perrot 

[2] Proceso 70-IP-2013 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 08 de Mayo de 2013). 

[3] Proceso 178-IP-2011 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 2011).

[4] Resolución No. 1926-2016/CSD-INDECOPI recaída en el expediente No. 647131-2016

[5] Resolución No. 740-2017/TPI-INDECOPI recaída en el expediente No. 647131-2016

[6] Resolución No. 1417-2017/CSD-INDECOPI recaída en el expediente No. 647131-2016