Las marcas olfativas en el mundo jurídico – empresarial. Referencia al Derecho Comparado

En la actualidad la gran competitividad del mercado ha impulsado a los empresarios a valerse de todos los avances técnicos disponibles para la implantación y evolución de un producto, de ahí que generalmente este proceso vaya acompañado de enormes esfuerzos en el ámbito de la investigación y el desarrollo, no obstante, el posicionamiento de un producto o servicio en el mercado no depende únicamente de sus características intrínsecas, sino que debe lograrse la fidelización de los consumidores, para lo cual se requiere el empleo de toda clase de estímulos que capten su atención, es por ello que se erigen los signos no convencionales[1], como  nuevas formas de diferenciación de productos, pues, “tradicionalmente en el ámbito de los signos distintivos la diferenciación de los productos o servicios en el mercado se ha efectuado mediante el uso de signos o medios de carácter visual o auditivo, sin embargo, cada vez son más los empresarios y expertos en markentig que aprecian el enorme potencial de otros signos perceptibles por sentidos distintos al de la vista o el oído, particularmente los olores que destacan por su ingente poder evocador de recuerdos[2].”

A decir de Olivencia Corinne, experta de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Europa (OAMI): “Se dice que los recuerdos olfativos figuran entre los más evocadores, y los fabricantes están cada vez más interesados en que asociemos sus productos con aromas agradables”.^[3]

Ahora bien, para que un aroma cumpla con la función de una marca, el consumidor debe de identificar el producto a través del signo olfativo, incluso cuando tenga que compararlo con el resto de productos ofertados, además, debe ser capaz de asociarlo con un origen empresarial concreto.

Son disímiles las muestras de marcas olfativas en el mundo comercial, por ejemplo: Singapore Airlines utiliza una fragancia propia con un toque exótico que forma parte de su identidad y que contribuye a crear una experiencia más agradable para el viajero.

Una marca que ya está utilizando con éxito el marketing olfativo es la firma de moda Abercrombie & Fitch. Su fragancia de cabecera, Fierce, está muy presente en todas las tiendas de la marca. Fierce es una aroma fuerte y atrevido que conecta con los consumidores más jóvenes. El resultado es que Fierce es una de las fragancias más vendidas en Estados Unidos y en Europa entre el público adolescente.

Para Sumitomo Rubber, Co. resultó procedente el registro de fragancia floral que se aplicó a neumáticos en el Reino Unido, llevando la misma suerte Unicorn Products al registrar en la clase 28 de Niza^[4] el olor a cerveza que se propaga al tirar un dardo.

También dentro de las más famosas figuran The smell of fresh cut grass para pelotas de tennis y el aroma de frambuesa para productos carburantes, a las que haremos alusión en epígrafe posteriores.

Bankinter, el sexto banco comercial más grande de España, ya emplea el olor como medio de diferenciación de sus servicios, y es el primer banco en el mundo que ha dado el salto hacia el marketing aromático, para ello, ha creado su propia fragancia, la cual, consiste en “el olor de la naranja con un regusto a jazmín”, esta fragancia se utiliza como seña de identidad del banco en distintos soportes que lo identifican, desde las sedes y oficinas del mismos, hasta la papelería empleada en las comunicaciones que se dirige a los clientes.

De lo anterior podemos colegir que las marcas olfativas han llegado para quedarse y dejar su huella imperecedera en el mundo de la Propiedad Industrial, ya que como expresara el abogado mexicano Olamendi: “El futuro huele a hierba fresca”.^[5]

En tal sentido, es válido hacer referencia al análisis técnico-comparativo de la capacidad registral de marcas olfativas en legislaciones foráneas.

El Convenio de París en su artículo 6.1 plantea que: “Quedará al arbitrio de las leyes nacionales la determinación de las condiciones de depósito y registro de las marcas”.

También los ADPIC en su artículo 15.1, dejan en manos de las leyes domésticas este particular.^[6]

El Tratado de Singapur del 2006^[7] dispone que son protegibles aquellas marcas que consistan en signos que puedan registrarse como marcas conforme a sus legislaciones, recayendo la responsabilidad en las legislaciones nacionales una vez más.

El Reglamento 40/94 de la Comunidad Europea no las contempla, aunque pudiera presumirse su aceptación siempre que puedan ser representadas gráficamente, al plantear en su artículo 4 que podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica.

La oficina estadounidense (USPTO), exige para solicitudes de marcas olfativas una descripción adecuada de la marca. Debido a la ausencia de una definición clara de qué se considera por la USPTO como una representación gráfica de un olor, los solicitantes han asumido como equivalente su descripción verbal precisa.

Además, conforme a la práctica habitual en dicho país, el elemento que se exige en estos tipos de marcas es que el consumidor debe experimentar el olor de la marca en el punto de venta.^[8]

Por otra parte en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, países pertenecientes a la Commonwealth Británica, se entiende que la capacidad que tiene un aroma para distinguir los bienes o servicios de una marca olfativa se evalúa empleando los mismos criterios que en el caso de cualquier otra marca, es decir, determinando si otros comerciantes querrían o necesitarían legítimamente utilizar el aroma en el desarrollo normal de su actividad comercial.

Entonces, si nos remontamos a Latinoamérica, debemos comenzar citando la Directiva 486 del 2000, instrumento que en materia marcaria rige para la Comunidad Andina (CAN). Dicha norma en su artículo 134 al referirse a los signos que podrán constituir marca señala de manera expresa la protección a las  marcas  olfativas. 

De la lectura del artículo 134 de la norma que nos ocupa deducimos que le son aplicables a los signos olfativos los requisitos generales establecidos para todas las marcas, de ahí que sea prudente mencionarlos:

• Distintividad
• Perceptibilidad
• Susceptibilidad de representación gráfica.

Ahora bien, cuando se trata de adaptar estos requisitos generales a las marcas olfativas, comenzando por la distintividad, debemos ceñirnos al caso concreto, es decir, será el posicionamiento de la marca olfativa que se pretenda registrar la que permita establecer si cumple con este requisito.

Respecto a la perceptibilidad contamos con la opinión de Godoy Pérez: “La perceptibilidad no se limita, porque en ninguna parte de la ley lo dice, a que sea perceptible visualmente. Se refiere a que sea perceptible por los sentidos y asimilado por la inteligencia. De donde nada obsta para que tal perceptibilidad sea realizada entonces, por el sentido del olfato”.^[9]

Sobre la representación gráfica de las marcas olfativas, plantea Godoy Pérez: “No basta cualquier representación gráfica, si no es menester que cumpla dos condiciones. La primera, que sea completa, clara y precisa, para que se sepa sin duda alguna, lo que monopoliza. La segunda, que sea inteligible para quienes puedan estar interesados en consultar el registro, que son los otros productores y los consumidores”. ^[10]

Repasando la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua del  16 de abril del 2001, notamos una mayor protección  de las marcas no tradicionales, expresamente en el artículo 3, establece el registro de marcas sonoras, tridimensionales, de colores, lemas, frases publicitarias y otros signos perceptibles, abriendo un amplio espectro al emplear el término perceptible, pues ofrece la posibilidad de valorar la protección de marcas olfativas, gustativas, gestuales, táctiles entre otras.

Siguiendo el mismo camino de examen, tenemos a la legislación de El Salvador, la cual puede considerarse más adelantada en la protección de marcas no tradicionales, pues en su artículo 4 establece dentro de los signos que pueden constituir una marca: las marcas sonoras, las marcas olfativas, las marcas tridimensionales y las marcas de colores.

Ley de Marcas 22.362 de Argentina del 2 de enero de 1981, si bien no hace referencia explícita a las llamadas marcas olfativas: fragancias, aromas u olores, pero permite una amplia interpretación del registro de signos distintivos, al consagrar en su artículo 1 que podrán ser considerarse marca: “una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

De ahí que en la praxis la primera concesión de registro de marca olfativa en Latinoamérica haya tenido lugar en Argentina, concediéndosele a la empresa francesa L’Oreal quien en Noviembre de 1997, había depositado seis solicitudes de marcas, en las que se reivindicaba derechos sobre seis fragancias diferentes aplicadas a envases para productos del cabello.

En Brasil, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial entiende que las marcas son registrables en la medida que sean visualmente perceptibles, por lo tanto la Ley brasileña 9.279 de la Propiedad Industrial del 14 de mayo de 1996 no protege los signos sonoros gustativos y olfativos.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cuanto las condiciones para el registro y el alcance de la protección de las marcas no convencionales resolvió promover que un olor puede ser susceptible de registro como marca, que una marca olfativa debe ser representada por medios que describan o reproduzcan el olor de forma inequívoca. Así también, se propuso que las oficinas de marcas deberían cooperar para armonizar y promover métodos efectivos de representación de marcas no convencionales.^[11]

Luego del estudio realizado podemos concluir que en la actualidad existe consenso a nivel del Derecho Comparado, acerca de la recepción de las marcas olfativas, pero, su tratamiento específico es heterogéneo, mientras que en el Common Law no existe exigencia absoluta respecto a su representación gráfica, en el derecho comunitario se ha perfilado como obligatorio tal requisito, restringiendo en concreto la posibilidad de acceso al registro de tales signos.

Por todo lo anterior, hemos escogido una frase del magistrado y abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Ruiz-Jarabo Colomer para finalizar “(…) está fuera de toda discusión la abstracta idoneidad de los signos que se aprehenden por el olfato para cumplir una función representativa. Si se quieren simbolizar los productos o los servicios de una determinada procedencia, para distinguirlos de los que tienen un origen diferente; si se trata de rememorar un concreto linaje, una calidad, una reputación empresarial, lo mejor es acudir a un sentido que, como el del olfato, tiene unas cualidades evocadoras innegables, incluso persuasivas”.

Autor: Maylee Savournin – Especialista en Propiedad Intelectual
Estudio: OMC Abogados & Consultores

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[1] Marcas no tradicionales o nuevas. La International Trademarks Association (INTA) establece una doble clasificación: principales marcas no tradicionales, referidas a la apariencia del producto, servicio o su envase y forma del producto o su envase, y marcas más inusuales dentro de las no tradicionales, incluyendo aquí a los sonidos, los olores, el gusto y el tacto. Existen otras marcas como las formadas por un solo color, las tridimensionales, las imágenes en movimiento o los hologramas que si bien llegan al consumidor a través de sus ojos son consideradas como no tradicionales.
[2] Vid. Hernández Alfaro, Mati, “Los nuevos productos y las marcas olfativas”, en http://www.registrodemarcas.com, consultado el 4 de enero del 2013.
[3] Consulta por correo electrónico realizada a Olivencia Corinne, experta de la OAMI, el 4 de marzo del 2013.
[4] Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957,revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, modificado el 28 de septiembre de 1979.Clasificador Internacional de Productos y Servicios administrado por la OMPI. Ordenamiento por el cual se clasifican las marcas, son 45 clases diferenciadas que agrupan productos o servicios.
[5] Vid. Olamendi, Gabriel, op.cit.p.2.
[6] “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”.
[7] El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se adoptó en marzo de 2006 en una conferencia diplomática que reunió en Singapur a 147 Estados miembros de la OMPI. Sin establecer la obligación internacional de registrar y proteger las marcas no tradicionales, el Tratado establece un marco multilateral para la definición de criterios sobre el modo en que deben reproducirse en las solicitudes de marca y en los registros de marcas los hologramas, las marcas animadas, de color y de posición, y las marcas que consistan en signos no visibles. El Tratado de Singapur entró en vigor el 16 de marzo del 2009.
[8] Informe adoptado por el Comité de la OMPI, SCT/18/10 del 28 de julio del 2008, p.12.
[9] Vid. Godoy Pérez, Juan Manuel, “Las marcas olfativas y auditivas a partir de la regulación normativa de la Comunidad Andina”, en http://www.uned.ac.cr, consultado el 21 de diciembre del 2012.
[10] Ídem
[11] Vid. Congreso de Ginebra de Junio de 2004, en la Cuestión 181 sobre: Las condiciones para el registro y el alcance de la protección de las marcas “no-convencionales”.