La marca táctil Andina

En la actualidad, las marcas juegan un papel muy importante en cualquier tipo de negocio, siendo así que las mismas se configuran como el intangible de más valor que una empresa puede tener. Esto genera que, conforme pase el tiempo, se busquen más maneras de poder llegar a los consumidores a tal punto que de manera indirecta puedan identificar una marca. En otras palabras, se busca que las marcas formen parte de la vida cotidiana de los consumidores, no necesariamente desviando la mirada para apreciarlas, sino escuchándolas, oliéndolas o tocándolas.

A manera visual es muy sencillo identificar una marca y, en base a nuestra experiencia previa, poder asociar un determinado estándar de calidad a un determinado origen empresarial. Sin embargo, esta situación se dificulta cuando nos encontramos frente a marcas no tradicionales, ya que estas se perciben con los 4 sentidos restantes (olfato, gusto, odio y tacto). Actualmente, existe el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, dentro del cual se exhibe una lista de tipos de marca, incluyendo ejemplos de marcas no tradicionales. La Comunidad Andina no forma parte del Tratado de Singapur; sin embargo, en la norma comunitaria sobre la Propiedad Industrial – Decisión 486, se señala que cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, puede constituir una marca ya que la naturaleza del signo no va a configurar un obstáculo para su registro[1].

Lo antes citado quiere decir que, además de palabras o la combinación de ellas, también se pueden registrar como marca otro tipo de “cosas”, por ejemplo, una figura, sonidos, olores, etiquetas, formas de productos etc. Esto es una puerta abierta a las nuevas modalidades de tipos de marcas que puedan aparecer posteriormente; es decir, hace varios años nadie se podía imaginar que actualmente es común registrar un holograma como marca de tipo holográfica[2]; claro, a nivel andino esto no ha sucedido aún.

Particularmente, lo complicado del registro de estas marcas no tradicionales no es la marca en sí, sino la manera en cómo la misma va a ser publicada ya que, un requisito que nos señala la Norma Andina es que la marca sea susceptible de representación gráfica. En otras palabras y a efectos de practicidad, estas marcas no tradicionales deben poder plasmarse de manera gráfica (contemplarlo en un papel) con el fin de que sea posible su publicación. Viéndolo de este modo, en el caso de algunas marcas no tradicionales no es complicado plasmarlas en gráficos; una marca sonora se plasma por medio de un pentagrama, una marca 3D se plasma por medio de imágenes que capturen los ángulos de la marca, y así sucesivamente. Sin embargo, vemos que esto se complica más en aquellas marcas que pueden ser percibidas sin verlas, siendo una de ellas la marca táctil.

La marca táctil es aquel tipo de marca no tradicional donde la superficie es lo que da lugar a su reconocimiento y protección, en otras palabras, es una textura particular y reconocible[3]. Muchos podrán preguntarse cuál es la diferencia con la marca tridimensional, pues evidentemente no resulta muy ser muy clara. La principal diferencia es el efecto sensorial, la marca táctil es apreciada con el tacto y no con la visión (puede ser apreciada y distinguida sin necesidad de verla). Por otro lado, la marca 3D o tridimensional es apreciada principalmente con la visión, ya que se puede ver la misma en sus tres dimensiones (largo, ancho y alto), por lo que su representación basta con ser gráfica, es decir que bastaría con ver imágenes de sus dimensiones; mientras que en la marca táctil es necesario que la representación de la textura sea física. A nivel mundial, existen varias marcas táctiles registradas, sobre todo aquellas marcas táctiles en sistema braille[4]; sin embargo, a nivel andino el único país que cuenta con un registro de marca táctil es Colombia y su famoso caso de la botella “OLD PARR”, a nombre de Diageo Brands B.V.

El caso “OLD PARR” resulta ser interesante ya que es el primer caso en el cual se otorga el registro de una marca táctil en la Comunidad Andina. El caso de la marca “OLD PARR” se refería a una botella que poseía una textura muy particular, estaba conformada por craquelados en todos lados. ¿Cómo se pudo publicar la solicitud de registro de la marca táctil botella textura “OLD PARR”? La Superintendencia de Industria y Comercio, entidad competente en Colombia, solicitó al Tribunal Andino pueda esclarecer cómo, en caso fuera posible, registrar una marca táctil y todo lo que acarreaba la misma (cómo publicarla). El 22 de mayo del año 2015, el Tribunal de Justicia Andino emitió la Interpretación Prejudicial Nro. 242-2015-IP, mediante la cual señala de manera expresa cómo proceder con la publicación en el caso de las marcas táctiles:

“(…)

98. El Tribunal considera que se debe contar con varias representaciones de la marca, tomadas en perspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades. De igual manera, mientras más representaciones diferentes de una marca táctil o de textura sean publicadas, se comunicará con mayor precisión lo reivindicado y, en consecuencia, se evitarán futuras controversias relativas a dicha marca táctil.

99. En cuanto a las marcas táctiles o de textura, se debe destacar la ventaja que comporta utilizar el código Braille para la representación y publicación de este tipo de signos no visibles. Tampoco debe descartarse la posibilidad de utilizar gráficos o representaciones tridimensionales más sofisticadas y técnicas. Adicionalmente, siempre será útil la descripción simple del signo, pero no necesariamente suficiente, como sí ocurre en el caso de las marcas olfativas.

(…)”

En resumen, para publicar una marca táctil se debe tener en cuenta los siguientes elementos:

1. Varias representaciones de la marca, tomadas en perspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades
2. Representaciones diferentes de una marca táctil
3. Gráficos o representaciones tridimensional
4. Descripción simple del signo

Lo ideal es utilizar estos 4 elementos para que se pueda realizar una publicación lo más detalladamente posible, así terceros que vean la publicación puedan determinar si esta resulta ser o no confundible con otros signos distintivos.

Actualmente en Perú no se cuenta con registros de marcas táctiles; sin embargo, podemos apreciar la existencia de Couture, nombre de la botella de Coca Cola, la cual posee ciertos elementos que al tacto la vuelve inconfundible, así como las bolitas de la botella de Sprite o la botella de la cerveza Cusqueña, la cual cuenta con un grabado particular de la piedra de los 12 ángulos. Por el momento debemos contentarnos con las marcas tridimensionales, las cuales son quizás lo más cercano a una marca táctil; sin embargo, esto no quiere decir que la misma no sea posible de registrar en Perú.

Autor: Alessandra Caballero Marengo-Orsini – Especialista en Propiedad Intelectual
Estudio: OMC Abogados & Consultores

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[1] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…)
[2] Marca holográfica GLAXO WHITENING, registrada en Australia Nro. 759893
[3] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Nuevos Tipos de Marcas”, Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, documento SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006, p. 11.
[4] Stevie Wonder cuenta con diversos registros de marcas en sistema braille.