取消因未使用而作废，这一策略并非总是万无一失

使用商标是注册所有人的主要义务，但这并不是必须履行的义务，特别是因为秘鲁商标制度与盎格鲁-撒克逊商标制度不同，它是构成性的，受注册原则的约束，该原则并不要求商标必须使用才能授予注册，从而允许经济主体注册从未使用过、永远不会使用或仅临时使用的商标。

因此，世界各地的许多法律都纳入了“因不使用而撤销”的概念，允许真正有意在市场上使用商标的经济主体获得注册。“因不使用而撤销”也是抵御异议的一种手段，也是避免因存在相同或类似注册商标而导致注册被拒的最常用策略之一。

在我们的立法中，安第斯共同体委员会第486号决定《工业产权共同制度》第165条规定：“应利害关系人的请求，如果商标所有人、被许可人或其他被授权人在提起撤销之日前连续三年内未在至少一个成员国使用，主管国家局应撤销该商标的注册”（全部撤销）。该决定还规定：“如果商标的未使用仅影响到该商标注册的部分或全部产品或服务，则应下令减少或限制注册的产品或服务范围，删除未使用该商标的产品或服务；为此，应考虑产品或服务的相同性或相似性”（部分撤销）。

正是由于解释部分取消的复杂性，国家竞争防御和知识产权保护局（INDECOPI）必须发布强制性先例，因为在这种模式下，不仅会考虑所有者提供的使用证据的适用性，还会考虑所区分产品和/或服务的同一性或相似性。

关于部分取消的第一个先例是第 1183-2005/TPI-INDECOPI 号决议，该决议部分取消了商标注册 “PETALO”，区分了“卫生纸、纸巾、餐巾纸、面巾纸、卸妆纸、卫生纸及类似物品” NICE 国际分类第 16 类，限制其仅区分 “卫生纸”。

法院当时制定的分析产品和/或服务相同性或相似性的标准如下：

• 如果该商标用于特定列出的产品或服务，则该特定产品或服务的注册仍然有效。
• 如果商标用于未具体列出的产品或服务，但属于或类似于列表中明确描述的类别中的其他产品或服务，则该类别的注册仍然有效。

该先例已被第二个也是当前的先例修改，即第 2076-2016/TPI-INDECOPI 号决议，该决议部分取消了该商标 “CORONA”，区分了“专用手动工具“08 类，仅限于区分”屠夫的弓”.

首先，由于商标所有人已经证明该商标的使用范围为“屠夫的弓”，属于以下类型的产品 “手动工具撤销申请被裁定为毫无根据。然而，原告提起上诉，称鉴于已证明该商标仅用于屠夫弓，而非用于一般手工工具，因此应部分撤销注册，将其仅限于该特定产品。

这一论点看似简单，却极具说服力，促使法院确立了一项新的标准，因为在裁决实践中，法院也指出，并非所有类别中包含的产品或服务都相似。例如，在属于“手动工具08 类的 ”，可以从“指甲锉“ 直到 ”刀刃武器”.

就此，法院裁定如下：

• 如果商标的使用被认可用于清单中未具体列出的产品或服务，但属于清单中明确描述的类型，但并不与该类型中包含的所有产品相似，则注册仅适用于已认可使用的产品或服务。

这一判决对原告非常有利，因为她成功注册了对她有利的商标 “CORONA” 区分 “专门的指甲刀”，属于 08 类，由于存在与注册商标混淆的风险，该商标一审被驳回 “CORONA” 杰出的 “仅使用手动工具”， 来自 08 班。

在可注册性审查中，初步确定商标也共享该词作为其唯一相关的名称元素 “CORONA”，从而产生了语音身份，产品之间也存在联系，因为 指甲刀 包括在 手动工具然而，一旦注册商标被部分撤销，其用途就仅限于区分“屠夫的弓”，该联系不复存在，申请人得以在二审中取得商标注册  “CORONA” 以区分“专用指甲钳”和 08 类。

此案引发我们的思考：撤销与其他持有人已注册商标相同或近似的商标注册，是否是万无一失的策略？这是否会误导消费者？要回答这些问题，必须注意到，我国商标主管部门倾向于优先考虑消费者权益，因此，在商标注册过程中，对产品或服务之间联系的审查非常严格，如果它们属于同一类别和/或类型，审查则更加严格。此外，由于商标专用性原则，即商标仅保护其注册的产品或服务，因此，只要产品或服务之间没有联系，相同或近似商标就有可能共存。

例如，2018年5月20日发布的第0007548-2018/DSD-INDECOPI号决议，批准了“RAE” 在第 25 类中区分专为男士、儿童和女士提供的内衣，因为该商标已以其他所有者的名义注册 “RAE” 和标志来区分 “只穿胸罩” 来自 25 班。

注册商标， “RAE” 和标志，最初区分为：“服装、鞋类、帽类”，申请人在申请的同时，也提起了撤销申请，以此作为获得注册的策略。然而，商标所有人提供了证据，证明其商标已用于“胸罩”，该产品属于服装类别，因此二审主管部门适用了上述先例，决定仅部分取消注册，将其限制为区分“只穿胸罩”.  

正如我们所见，与案例不同 “CORONA” 这种部分取消对于申请人来说并不有利，因为仍然有效的产品确实与原告申请的商标的产品有关联，这就是注册被拒绝的原因。

综上所述，尽管该先例存在争议，但其不应被视为鼓励不同所有人的相同或相似商标共存，从而造成消费者混淆的风险，而应被视为以最准确的方式反映商标使用现实情况，从而促进市场公平竞争。

最后，并不是所有人都像申请人那样幸运 “CORONA”在开始取消之前，最好对要取消的品牌进行市场研究，虽然这意味着额外的费用，但在未来，它可以帮助我们避免这种情况，作为申请人 “RAE”，我们的策略将会失败。

作者：Kelly Sánchez – 知识产权专家
律师事务所：OMC Abogados & Consultores