¿Son los acuerdos de coexistencia el futuro de las marcas?

Se puede entender como una situación de coexistencia cuando dos empresas utilizan una marca similar o idéntica (en términos de denominación, color, imagen, etc.) para comercializar un producto o servicio sin generar ninguna clase de perjuicio entre ellas. La expansión del comercio transfronterizo como parte de la conquista de nuevos mercados internacionales y el consecuente crecimiento de las empresas han generado un nuevo escenario en donde se multiplica el riesgo de coincidencias de las denominaciones de marca. En esta época de economía globalizada, la coexistencia de marcas es una situación cotidiana entre productos o servicios idénticos o conexos dentro de un mercado local.

Las empresas titulares de marcas parecidas celebran acuerdos de coexistencia  marcaria con el fin de evitar procesos judiciales costosos que perjudiquen su desarrollo en el mercado. Mediante estos contratos, generalmente aceptados por las Oficinas Nacionales de Marcas en el mundo, dos o más personas naturales o jurídicas convienen de la coexistencia registral y/o en el mercado de sus marcas. Sin embargo, estos acuerdos de coexistencia no deben favorecer la confusión de los consumidores con respecto del origen empresarial de cada producto o servicio identificado con una marca.

Cabe señalar que hace varios años los acuerdos de coexistencia eran raramente aceptados por la Autoridad marcaria peruana por no cumplir con las condiciones establecidas. Al respecto, mediante un precedente de observancia obligatoria, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI) asentó una posición firme. En su Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señaló que “para que un acuerdo de coexistencia marcaria sea susceptible de reducir al máximo el posible riesgo de confusión al que se puede ver inducido el consumidor, deberá contener ciertas condiciones mínimas, como son:

a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose lo elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).

b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.

c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.

d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.

e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.

f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes.

Por lo expuesto, aquellos acuerdos que no contengan las condiciones mínimas antes indicadas, no serán aceptados por la Autoridad Administrativa; sin embargo, lo anterior no determina que los acuerdos que sí contengan tales condiciones mínimas serán aprobados de manera automática, ya que la Autoridad deberá evaluar si lo pactado por las partes cumple o no con la finalidad que se persigue a través del acuerdo.

Finalmente, tal como se ha señalado anteriormente, la aceptación de un acuerdo de coexistencia es una facultad que le asiste a la Autoridad Administrativa y dependerá, principalmente, de las condiciones expresadas en el mismo, todo ello en aras de cautelar el interés general de los consumidores.”

En el caso que ocupaba la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, la marca “CASCADE” solicitada por la empresa The Procter & Gamble Company ha sido denegada por ser semejante y por lo tanto confundible con la marca registrada CASCADE CHOPARD, titularidad de la empresa Chopard Accessories Limited, a pesar de la existencia de un convenio de coexistencia de marcas celebrado entre estas dos empresas.

Al respecto, consideramos que si bien la intención del INDECOPI de precisar nuevos criterios claros para la aceptación de los acuerdos de coexistencia es encomiable, las condiciones mínimas planteadas parecen ser estrictas, tanto más cuanto la Sala aprecia de manera severa el cumplimiento de cada una de estas. Además, se advierte que el cumplimiento de los criterios no asegura que la marca solicitada sea otorgada ya que en todo caso se deberá evaluar el riesgo de confusión que se podría crear en la mente del consumidor. Finalmente, la Sala afirma que no aceptará las cartas de consentimiento de uso de una marca por un competidor, por la razón que son expresiones unilaterales de voluntad que no se enmarcan en las disposiciones vigentes.

No cabe duda de que dos grandes libertades fundamentales se están enfrentando: la libertad del comercio y de la industria contra el interés general de los consumidores. Sin embargo, centrar la preocupación sobre la protección de los consumidores, no debería tener como consecuencia el rechazo casi sistemático de los acuerdos de coexistencia. En efecto, es bueno recordar que en todo sistema económico, cuando hay más oferta en el mercado el consumidor puede elegir el producto que más satisface sus necesidades y al precio que más le conviene pagar.

Finalmente, se debe apreciar la tentativa del INDECOPI de clarificar las condiciones de aceptación de los acuerdos de coexistencia, y aunque el primer caso de aplicación de dichas condiciones parece una decisión severa, las futuras decisiones de la Autoridad respecto a los acuerdos de coexistencia diseñarán las tendencias de apreciación de las condiciones.