{"id":14934,"date":"2024-10-11T18:40:37","date_gmt":"2024-10-11T23:40:37","guid":{"rendered":"https:\/\/omcabogados.com.pe\/?p=14934"},"modified":"2024-11-13T12:03:01","modified_gmt":"2024-11-13T17:03:01","slug":"mas-alla-de-las-palabras-criterios-para-determinar-la-descriptividad-de-un-signo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/omcabogados.com.pe\/es\/mas-alla-de-las-palabras-criterios-para-determinar-la-descriptividad-de-un-signo\/","title":{"rendered":"M\u00c1S ALL\u00c1 DE LAS PALABRAS: Criterios para determinar la descriptividad de un signo"},"content":{"rendered":"\t\t
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La distintividad es un concepto fundamental en el \u00e1mbito del derecho de la propiedad intelectual, se refiere a la capacidad de diferenciaci\u00f3n que posee la marca de un producto o servicio en relaci\u00f3n al de otras empresas que existen en el mercado. Esta cualidad es esencial para establecer una identidad \u00fanica en la mente de los consumidores y para proteger los derechos exclusivos de uso de la marca.<\/p>

Al respecto, uno de las causas que m\u00e1s atenta contra la distintividad de una marca son las denominaciones descriptivas. Este tipo de denominaciones, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Andino[1]<\/span><\/a>, son aquellas que informan exclusivamente sobre las caracter\u00edsticas o propiedades del producto tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tama\u00f1o, valor, destino, etc.<\/p>

Por otro lado, el mismo Tribunal tambi\u00e9n establece que si bien los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas al estar combinadas con otros, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. En otras palabras, el titular de una marca que incluye denominaciones descriptivas tendr\u00eda limitada sus acciones para protegerla frente a terceros, debido a que este tipo de denominaciones formar\u00edan parte del dominio p\u00fablico.<\/p>

Es justamente esta limitaci\u00f3n al derecho de exclusiva lo que demuestra la importancia de establecer criterios que determinen cuando una denominaci\u00f3n es descriptiva o no, puesto que una incorrecta aplicaci\u00f3n de los mismos podr\u00eda generar por un lado, el registro de denominaciones que son necesarias para la identificaci\u00f3n y publicidad de productos y servicios en el tr\u00e1fico comercial, lo cual afectar\u00eda la libre competencia en el mercado y por el otro permitir la coexistencia de marcas similares que inducir\u00edan a confusi\u00f3n en los consumidores.<\/p>

En relaci\u00f3n con este \u00faltimo punto, existe un ejemplo reciente que se present\u00f3 en el caso de la marca “KARISSA BY YG” vs “CARISSA LURI”, el cual fue llevado ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. En este caso se resalta, la complejidad que implica establecer el car\u00e1cter descriptivo de un signo, el cual va m\u00e1s all\u00e1 del concepto que evoca la palabra.<\/p>

ANTECEDENTES DEL CASO<\/strong><\/p>

El conflicto comenz\u00f3 cuando el titular de la marca “CARISSA LURI” present\u00f3 una oposici\u00f3n contra el registro de la marca “KARISSA BY YG”, ambas en la clase 3 de la Clasificaci\u00f3n Internacional de Niza, que incluye productos cosm\u00e9ticos y de limpieza. El oponente argument\u00f3 tanto la semejanza fon\u00e9tica de los signos, as\u00ed como la identidad y vinculaci\u00f3n entre sus productos.<\/p>

Por su parte, el solicitante defendi\u00f3 que su marca pose\u00eda elementos adicionales distintivos, como el uso del t\u00e9rmino “BY YG”, que en conjunto con el nombre “KARISSA” y el dise\u00f1o gr\u00e1fico de la marca, la diferencian claramente de “CARISSA LURI”. Adem\u00e1s, argumentaron que no exist\u00eda evidencia de confusi\u00f3n efectiva en el mercado y que los productos que ambas marcas cubren no est\u00e1n relacionados directamente, lo que minimiza a\u00fan m\u00e1s el riesgo de confusi\u00f3n entre los consumidores.<\/p>

En primera instancia, mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 5369-2022\/CSD-INDECOPI, la Comisi\u00f3n de Signos Distintivos del INDECOPI determin\u00f3 que pese que s\u00ed exist\u00eda identidad y vinculaci\u00f3n entre los productos, la denominaci\u00f3n \u201cCARISSA\u201d, constitu\u00eda un elemento descriptivo, en la medida que hac\u00eda referencia a una fruta, informando as\u00ed de manera directa que ser\u00eda un ingrediente de los productos que distingu\u00edan a las marcas, lo que no fue tomado en cuenta al momento de realizar el examen comparativo. Esto dio como resultado que se determine la inexistencia de semejanza entre los signos, puesto que el examen comparativo solo se realiz\u00f3 entre los elementos denominativos adicionales LURI (marca base de oposici\u00f3n) y BY YG (marca solicitada), los cuales electivamente son diferentes, de manera que la oposici\u00f3n fue declarada infundada y se otorg\u00f3 el registro de la marca solicitada.<\/p>

El oponente apel\u00f3 esta decisi\u00f3n, argumentando principalmente que la denominaci\u00f3n \u201cCARISSA\u201d no ten\u00eda un car\u00e1cter descriptivo, puesto que, si bien existe una fruta con dicho nombre, la misma no era originaria del pa\u00eds, lo cual la hac\u00eda pr\u00e1cticamente desconocida para el consumidor medio y tampoco exist\u00edan indicios de que fuera usado como ingrediente esencial en productos de la clase 03.\u00a0<\/strong><\/p>

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA Y CRITERIOS PARA DETERMINAR LA DESCRIPTIVIDAD DE UN SIGNO<\/strong><\/p>

Mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 0455-2024\/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, aline\u00e1ndose a nuestra posici\u00f3n, estableci\u00f3 que efectivamente la denominaci\u00f3n \u201cCARISSA\u201d hac\u00eda referencia a un tipo de fruta originaria del \u00c1frica, pero que la misma no era utilizada para la elaboraci\u00f3n de productos cosm\u00e9ticos o de limpieza de la clase 03, sino m\u00e1s bien para la elaboraci\u00f3n de dulces, mermeladas y jaleas, por lo que para el promedio de los consumidores ser\u00eda entendida como un t\u00e9rmino de fantas\u00eda, toda vez que no hac\u00eda referencia de manera directa a las caracter\u00edsticas de los productos que distinguen los signos en conflicto. Posteriormente, procedi\u00f3 a realizar el examen comparativo esta vez tomando en cuenta las denominaciones cuestionadas, el cual concluy\u00f3 que eran semejantes fon\u00e9ticamente, lo cual era innegable, y finalmente declar\u00f3 fundada la apelaci\u00f3n, revocando as\u00ed la Resoluci\u00f3n de primera instancia y denegando la marca solicitada.<\/p>

Entre los aspectos m\u00e1s importantes que podemos resaltar de esta decisi\u00f3n, es que la Sala no solo tom\u00f3 en cuenta el hecho que la denominaci\u00f3n \u201cCARISSA\u201d se refer\u00eda a una fruta, sino tambi\u00e9n su lugar de origen y las aplicaciones de esta en el mercado, factores que la Comisi\u00f3n en primera instancia decidi\u00f3 obviar.<\/p>

Tambi\u00e9n es destacable la iniciativa de la Sala al realizar una investigaci\u00f3n m\u00e1s profunda respecto a la denominaci\u00f3n \u201cCARISSA\u201d, puesto que cit\u00f3 fuentes en las que se explicaba el uso de esta fruta en productos alimenticios[2]<\/span><\/a>, y no en productos cosm\u00e9ticos y de limpieza de la clase 03 como err\u00f3neamente hab\u00eda se\u00f1alado la Comisi\u00f3n.<\/p>

CONCLUSIONES<\/strong><\/p>